La responsabilidad objetiva en los actos de infracción marcaria

Con fecha 30 de abril de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una interpretación prejudicial en la Sentencia C-772/18, mediante la cual determinó los alcances que deben ser tomados en consideración, ante un hecho de importación de productos identificados con una marca registrada, respecto de la cual el importador no contaba con autorización de uso por parte de su titular. 

En el caso materia de revisión por el TJUE, una persona natural domiciliada en Finlandia importó rodamientos procedentes de China identificados con la marca “INA”, marca que se encuentra debidamente registrada a favor de una empresa. Posteriormente, almacenó y entregó los productos a una tercera persona para que estos sean exportados a Rusia. La retribución recibida por los productos importados fue un cartón de cigarrillos y una botella de coñac.

El titular de la marca registrada acciona por infracción marcaria contra el importador, pero en las instancias inferiores se determinó que el importador no había pretendido obtener un fin de lucro y que la irrisoria retribución percibida por tal motivo no se basaba en la explotación económica, sino que era la contrapartida del depósito de mercancías por cuenta de un tercero. En ese orden de ideas, se declaró infundada la pretensión de indemnización formulada por la empresa titular de la marca registrada.

La sentencia antes mencionada fue materia de impugnación ante el Tribunal Supremo y es este Tribunal el que decide solicitar la interpretación prejudicial al TJUE.

El TJUE, en la sentencia materia de análisis definió lo siguiente:

• Los productos importados son utilizados para la industria pesada. En ese sentido, no puede considerarse que dichos productos han sido importados para ser destinados a un uso privado, es decir, se puede determinar que el uso de las mismas va a llevarse a cabo en una actividad mercantil. 
• Realizar ciertas actividades para llevar a cabo la importación, tales como señalar su dirección, encargar o realizar el despacho de la mercancía ante el agente de aduanas, sugiere que dicha persona es el importador de los productos.
• Sugerir que un importador ha actuado en interés económico de un tercero, es irrelevante debido a que el uso de dicha marca se está generando por parte del importador independientemente a quién pertenezcan posteriormente los productos importados. El hecho de que una persona haya importado y despachado productos basta para declarar que ha actuado en el tráfico económico, sin que sea necesario analizar el tratamiento posterior de dichos productos.
• Es irrelevante cuantificar o analizar la naturaleza de retribución percibida por el importador como contrapartida a su actividad. 

En virtud de lo establecido en la sentencia del TJUE, es importante que señalemos que lo determinado por dicho tribunal, en un caso con características bastante particulares, son supuestos que en la legislación peruana no desarrolla debido a que en nuestra normativa la responsabilidad es objetiva. En efecto, el artículo 97° del Decreto Legislativo N° 1075, se contempla de manera expresa que la responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva.

En otras palabras, el Indecopi no revisaría ante una presunta infracción marcaria si el infractor tenía ánimo de lucro o no, si la importación está realizada para entregar dichos productos a un tercero o si los mismos van a ser exportados. En nuestra legislación, la infracción se configura cuando se produce el uso de una marca registrada por un tercero sin contar con la autorización de su titular. 

Cabe indicar que, en nuestra normatividad aun cuando no se hayan comercializado los productos materia de denuncia en el territorio nacional, de verificarse que la denunciada fabricó o importó productos identificados con signos sin contar con autorización para ello, constituye un acto que atenta contra sus derechos marcarios.

Por lo tanto, considero que si analizamos los hechos que concurrieron en el caso analizado por el TJUE a la luz de nuestra normativa, la autoridad competente  únicamente hubiese tenido que analizar si el importador contaba con las autorizaciones correspondientes para poder utilizar el signo distintivo de un tercero  en los productos importados y si en caso no se contase con dichos documentos, directamente se tendría que analizar los posibles agravantes y las diferentes situaciones que podrían haberse generado para determinar la sanción para el importador. 

Nuestra normativa tiene criterios claros y precisos para determinar las sanciones en casos de uso no autorizado de un signo distintivo, ya sea que se fabriquen por terceros ajenos al titular del signo o por importadores que buscan ingresar productos al mercado peruano.

Por Melissa Costa, asociada del área de Propiedad Intelectual